Особенности защиты прав интеллектуальной собственности за рубежом

Pravotoday:  Мария, насколько сегодня актуален для украинских компаний вопрос защиты своей интеллектуальной собственности на международном уровне?

Мария Ортинская: Все больше украинских компаний начинают задумываться о выходе на международные рынки. И естественно вопрос защиты интеллектуальной собственности становится более актуален. Следует отметить, что компании интересует вопрос не только защиты, а и ненарушения прав интеллектуальной собственности. С этой целью мы проводим патентные исследования, так называемые Freedom to Operate  (FTO), в результате которых компания может определить риски обвинения в нарушения прав.

Если говорить об индустриях, то если раньше в основном интересовались защитой за рубежом IT-компании, то сегодня этот вопрос актуален и для пищевой, машиностроительной, и даже сфер предоставления услуг.

Pravotoday: Какими могут быть последствия для бизнеса в случае отсутствия патента на разработку?

Мария Ортинская: Патент предоставляет право его владельцу не только использовать запатентованный объект, а и исключительное право разрешать и запрещать такое использование. Соответственно, нет патента — нет и права на разрешение или запрет такого использования. Иными словами, Вы можете вывести новую технологию на рынок, сделать ее популярной и не обезопасить себя от появления конкурентов. Не зря ведь патент называют неким монопольным документов.

Pravotoday:  К каким способам защиты Вы советуете прибегать в первую очередь?

Мария Ортинская: В первую очередь необходимо проверить не будете ли Вы нарушать права других компаний. Для этого следует провести поиск на тождество и сходство торговых марок, патентные исследования в сфере как изобретений, так и промышленных образцов.

Далее в зависимости от продукта следует позаботиться как о регистрации торговой марки, так и о патентовании. Наиболее доступным способом приобретения международной охраны торговой марки является Международная регистрация по Мадридскому соглашению или Протоколу к нему, которая позволяет путем подачи одной заявки на одном языке, оплаты международной пошлины в одной валюте получить охрану во многих странах. Главным недостатком данной регистрации является то, что не все страны являются участниками Мадридского соглашения или Протоколу (например, Чили, Канада, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань).

Также немаловажными является и патентование. Компании следует определить, что ей необходимо защитить — внешний вид продукции либо техническое решение, которое лежит в основе данной продукции. Внешний вид продукции возможно защитить патентом на промышленный образец, а техническое решение — патентом на изобретение или полезную модель. Интересно, что не во всех странах предусмотрены полезные модели, например в США можно получить патент только на изобретение и промышленный образец.

Патентуя промышленный образец в других странах компания может как подавать национальные заявки в интересующих странах, либо подать одну международную заявку согласно Гаагского соглашения о депонировании промышленных образцов. Правда, довольно популярные страны для украинских заявителей страны, такие как Российская Федерация и США, не являются участниками данного соглашения.

Pravotoday:  Какие особенности следует учитывать, получая патент на полезную модель, а какие – патентуя изобретение?

Мария Ортинская: Естественно, необходимо определить в каких странах предусмотрены полезные модели, а в каких — нет. Также необходимо учитывать какие объекты могут быть зарегистрированы в качестве полезных моделей, а какие нет. Например, в Украине объектом полезной модели может быть и продукт, и способ, и новое применение известного продукта или способа, но в РФ объектом полезной модели может быть исключительно продукт.

Конечно, важно еще и помнить о сроках действия патента на полезную модель или изобретение, а также их патентования. Например, если Вы планируете выводить на рынок продукцию которая будет актуальна всего лишь несколько лет, то патентование полезной модели будет наиболее целесообразным.

Pravotoday: Мария, расскажите, пожалуйста, о возможности патентования одновременно на территории всех стран Евросоюза.

Мария Ортинская: Если говорить о защите изобретений, то многие ошибочно думают, что патент Европейского союза действует на территории всех стран ЕС. Для получения такой охраны заявителю необходимо подать ходатайство в соответствующие национальные патентные ведомства, оплатить соответствующие пошлины и предоставить перевод заявки или ее части на соответствующие языки,  другими словами валидировать патент. Некоторые страны (Германия, Великобритания, Франция, Швейцария, Лихтенштейн, Люксембург и Монако) подписали Лондонский акт, согласно положений которого отказались от обязательного требования перевода заявки и оплаты сбора для валидации такого патента. Но в других странах такие требования обязательные.

Таким образом компании необходимо определить те страны, в которых ей действительно необходимо получить охрану, и потом выбирать между национальной подачей заявки в интересующие ее страны либо подачей заявки на получение патента Европейского патентного ведомства с последующей валидацией. Также следует отметить что в ближайшее время в ЕС планируется создание Унитарного патента — такого патента, который будет действовать автоматически во всех странах, подписавших соглашение о создании такого патента.

Если же говорить о защите промышленных образцов, то в ЕС существует возможность путем подачи одной заявки, оплаты пошлины в единой валюте, зарегистрировать так называемый Сommunity Design, который автоматически будет действовать на территории всех стран ЕС.

Pravotoday: Есть ли существенные особенности патентования в других экономически важных регионах (например, США, Китай)?

Мария Ортинская: Конечно, в каждой стране действуют свои национальные нормативно-правовые акты, об основных особенностях которых необходимо знать заявителю. Например, патент Китая не распространяется на самостоятельные административные округи Гонконга и Макао. Кстати, патент в Гонконге можно получить только на основании выданных патентов КНР, ЕС, Великобритании или на основании отчета о международном поиске.

В последние годы во многих странах наблюдается тенденция по реформированию законодательства в сфере интеллектуальной собственности. Так, в США актом The Leahy-Smith America Invents Act от 2011 года вводятся изменения, направленные на борьбу с патентными троллями. Кстати, данные изменения называют самыми  глобальными за последние 50 лет.

В ЕС идет работа не только над созданием Унитарного патента, а и Унитарного патентного суда, решения которого будут действительны на территории всех стран ЕС (на сегодня если нарушают Ваши патентные права в Франции и Германии, Вам необходимо подавать отдельные исковые заявления в обеих юрисдикциях).

Pravotoday: Что бы Вы посоветовали компаниям, чтобы оптимизировать стратегии управления портфелем интеллектуальной собственности с целью усиления защиты прав интеллектуальной собственности за рубежом?

Мария Ортинская: В первую очередь необходимо определить основные рынки защиты, а также определить ключевые решения подлежащие защите. Например, если Вы реализовываете столы, отличные от существующих на рынке только способом крепления ножек к столешнице, то не стоить тратить ресурсы на патентование внешнего вида продукции или самого стола. Наиболее целесообразным будет патентование именно ключевого элемента — способа крепления.

Также необходимо определить потенциальные риски нарушения прав и продумать ключевые инструменты защиты. Например, внесения объекта интеллектуальной собственности в таможенный реестр, обращение в те или иные административные органы.

На самом же деле в данном случае не может быть универсальных советов, ведь каждая ситуация — уникальная и требует детального анализа с целью последующей эффективной защиты.

Pravotoday: Как быть правообладателю, если в другой стране обнаружено нарушение? Какие способы защиты прав могут быть использованы?

Мария Ортинская: Все зависит от страны, от характера нарушения, от целей которые преследует правообладатель. Например, во многих странах достаточно эффективными будут административные процедуры, но  решение о выплате компенсации может вынести только суд.

Pravotoday: На Ваш взгляд, чего сегодня не хватает украинскому патентному ведомству с целью повышения эффективности его работы?

Мария Ортинская: Я считаю, что главной проблемой защиты прав интеллектуальной собственности является не работа украинского патентного ведомства, а действия принимаемые самими заявителями, готовность (точнее неготовность) других органов, например правоохранительных, к содействию правообладателю при нарушении прав ИС, а также некоторые пробелы украинского законодательства. Например, отсутствие полномочий у нотариуса нотариально заверить страницу в Интернет.

Pravotoday: Как Вы относитесь к недавно прозвучавшей инициативе об учреждении в Украине патентного суда?

Мария Ортинская:  Создание специализированного суда может и обеспечить более квалифицированное рассмотрение дел, и ускорить процесс их рассмотрения. Все будет зависить от реализации данной инициативы. Поживем — увидим.

Источник: pravotoday.in.ua